Использование и правовая защита товарных знаков: следуем букве закона. Использование товарного знака без разрешения Право пользование товарным знаком

Правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Положение об исключительном праве владельца товарного знака, закрепленное в п. 1 ст. 4 Закона о товарных знаках, изложено как в позитивной, так и в негативной форме, т. е. владелец знака имеет право пользоваться и распоряжаться знаком, а также запрещать его использование другими лицами. За лицом, обладающим исключительным правом на товарный знак, признаются все правомочия, которыми наделяется собственник материальных объектов.

Сущность юридической охраны товарного знака состоит в том, чтобы предоставить его владельцу возможность неограниченного использования знака, исключая из числа пользователей всех других лиц. Таким образом, право на товарный знак является абсолютным. За владельцем закрепляется право запрещать любому третьему лицу применять зарегистрированное на его имя обозначение. Правообладатель может проставлять рядом с товарным знаком предупредительную маркировку в виде латинской буквы R или латинской буквы в окружности ® либо словесного обозначения «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак», указывающие на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в Российской Федерации.

Никто, кроме управомоченного лица, не может пользоваться зарегистрированным товарным знаком. Любое использование знака другими лицами без согласия владельца в какой-либо форме составляет нарушение исключительных прав правообладателя. Согласие владельца товарного знака на его использование охватывает собой уступку товарного знака и предоставление лицензии на использование товарного знака.

1. Уступка товарного знака означает передачу правообладателем другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу исключительного права на товарный знак в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. Подобная передача может осуществляться как на возмездных, так и на безвозмездных началах и производиться на основании гражданско-правого договора? договора о передаче исключительного права на товарный знак (договор об уступке товарного знака). В силу данного договора владелец товарного знака отказывается от дальнейшего его использования и передает все права на знак приобретателю, который, в свою очередь, принимает на себя все права и обязанности владельца товарного знака и предоставляет отчуждателю встречное удовлетворение, если оно предусмотрено договором. На практике уступка товарного знака обычно обусловлена предстоящей ликвидацией или изменением профиля деятельности владельца товарного знака либо увязана с уступкой прав на иные объекты промышленной собственности, например на изобретения или промышленные образцы. Действующее законодательство содержит лишь одно, но существенное ограничение для совершения подобных договоров. Согласно п. 2 ст. 25 Закона о товарных знаках уступка товарного знака не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителей относительно товара или его изготовителя.

Уступка товарного знака в силу п. 27 Правил регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных, может рассматриваться как вводящая в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя в случаях, когда товарный знак содержит:

• – обозначение, представляющее собой государственный герб, флаг или эмблему;
• – официальное название государства, эмблему, сокращенное или полное наименование международной межправительственной организации;
• – официальное контрольное, гарантийное или пробирное клеймо, печать, награду и другой знак отличия или сходное с ними до степени смешения, которое было включено как неохраняемый элемент на основании согласия соответствующего компетентного органа или его правообладателя, если товарный знак уступается лицу, которому такое согласие не предоставлено;
• – обозначение, указывающее на место производства или сбыта товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, находящемуся в другом географическом объекте;
• – обозначение, воспроизводящее официальное наименование и изображение особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях, фондах, если товарный знак уступается лицу, не имеющему согласия собственника;
• – обозначение, зарегистрированное в качестве наименования места происхождения товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, не являющемуся обладателем свидетельства на право пользования этим наименованием места происхождения товара.

Уступка товарного знака может рассматриваться как вводящая в заблуждение, когда она также осуществляется в отношении:

• – части товаров, являющихся однородными с товарами, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак;
• – товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным;
• – товарного знака, воспроизводящего промышленный образец, право на который принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющий за собой право на промышленный образец;
• – товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или его часть), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование.
• 2. Предоставление лицензии на использование товарного знака осуществляется на основании лицензионного договора. В отличие от договора об уступке товарного знака лицензионный договор предполагает предоставление лицензиату права на использование товарного знака на оговоренный в договоре срок. При этом сам владелец (лицензиар) сохраняет право на товарный знак и несет все обязанности его владельца. Напротив, на лицензиата каких-либо дополнительных обременении, кроме обязанностей, принятых им на себя по лицензионному договору, обычно не возлагается.

Лицензия на товарный знак представляет собой соглашение, в соответствии с которым владелец товарного знака на определенных условиях передает свой знак третьему лицу. В зависимости от объема передаваемых прав различают виды лицензий:

• – исключительная? в течение определенного периода товарный знак использует только лицо, получившее лицензию;
• – неисключительная (простая) ? право на использование имеет лицензиар и лицензиат. При этом владелец знака? лицензиар? может заключать лицензионные договора с другими лицами;
• – сублицензия? лицензиат может сам предоставлять третьим лицам лицензии.

Выделяют также лицензии:

• – полные, когда право на использование товарного знака касается всех товаров, в отношении которых зарегистрирован знак;
• – частичные, когда право на использование товарного знака касается только части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Условия лицензионного договора в соответствии с общегражданским принципом свободы договора определяются самими сторонами. В частности, они самостоятельно решают вопрос относительно приобретения лицензиатом исключительного право на пользование товарным знаком, самостоятельно определяют размер и порядок уплаты вознаграждения, срок действия договора и т. п. Вместе с тем законодательство устанавливает два императивных взаимосвязанных условия: лицензионный договор должен предусматривать, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия. Указанные требования представляют собой гарантию для потребителей, ориентирующихся на уже известный товарный знак. В случае если маркируемые лицензиатом товары будут худшего качества, лицензиар не только вправе, но и обязан запретить дальнейшую маркировку товара переданным по договору знаком. Вопрос о досрочном прекращении лицензионного договора по данному основанию может быть поставлен и другими заинтересованными лицами, в частности государственными органами или общественными организациями по защите прав потребителей.

Одной из форм лицензии на использование товарного знака является франчайзинг, который регулируется в российском законодательстве нормами о договоре коммерческой концессии.

Договором коммерческой концессии в соответствии со ст. 1027 ГК РФ признается соглашение, в силу которого одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав? товарный знак, знак обслуживания и т. д.

Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Закон предъявляет особые требования к форме договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров. Регистрация подобных договоров осуществляется Роспатентом. Несоблюдение требований о государственной регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров влечет недействительность соответствующих договоров. Порядок регистрации указанных договоров устанавливается Роспатентом. В соответствии с п. 26 Правил регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных при подаче документов на регистрацию договора в Роспатент осуществляется проверка его соответствия положениям действующего законодательства. В частности, проверяется наличие в договоре положений, относящихся к:

• – определению сторон договора;
• – предмету договора (номер свидетельства на товарный знак, номер международной регистрации и т. п.);
• – виду передачи права;
• – объему передаваемых прав по лицензионному договору;
• – условию о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.

При установлении соответствия представленного на регистрацию лицензионного договора положениям Закона о товарных знаках, объем передаваемых прав по лицензионному договору определяется исходя из содержания условий; договора.

Сведения о зарегистрированном договоре о передаче исключительного права на товарный знак (уступке товарного знака), лицензионном договоре на использование товарного знака, зарегистрированных изменениях и дополнениях к лицензионному договору и расторжении лицензионного договора вносятся в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Экспресс-проверка вашего товарного знака БЕСПЛАТНО за один час! Пример отчета экспресс-проверки товарного знака

Использование товарного знака

Лицензионный договор представляет собой юридический документ, по которому одна сторона обязуется передать право пользования зарегистрированным товарным знаком другой стороне, с указанием или без указания пределов территории использования передаваемого знака. Необходимо помнить о том, что сторона, передающая право пользования товарным знаком по лицензионному договору, обязана осуществлять контроль качества выпускаемой продукции стороной, принявшей право пользования товарным знаком. Действующее законодательство предусматривает регистрацию лицензионного договора с исключительной или с неисключительной лицензией на товарный знак.

Договор с исключительной лицензией предоствляет лицензиату (лицу, получающему право использования) исключительное право на использование товарного знака, при этомлицензиар (правообладатель товарного знака) не вправе заключать лицензионные договоры с другими лицами.

Договор неисключительной лицензии предусматривает использование одного и того же товарного знака как его правообладателем (лицензиаром), так и стороной, получившей лицензию, причем за правообладателем сохраняется право выдачи лицензий и другим лицам. Кроме этого, различают частичную и полную лицензию. В первом случае товарный знак можно использовать только для указанной в договоре части товаров или услуг. Во втором случае, право использования товарного знака распространяется на весь указанный в договоре перечень товаров и услуг.

Предоставление права использования товарного знака

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака. Правообладатель товарного знака может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Таким образом, лицо, незаконно использующее чужой товарный знак, несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Однако законный путь использования чужого товарного знака все же есть. Правообладатель товарного знака может предоставить другому лицу права использования товарного знака в установленных договором пределах путём заключения лицензионного договора.

Заключение лицензионного договора на товарный знак не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Лицензионный договор на товарный знак подлежит обязательной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам «Роспатент».

Лицензионный договор на товарный знак может быть двух видов:

предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Для того чтобы зарегистрировать лицензионный договор
необходимы следующие сведения:

Следует иметь в виду, что изменения, вносимые в лицензионный договор, и расторжение лицензионного договора также подлежат обязательной регистрации в «Роспатент»е.

Международная защита ТЗ

Согласно законодательству РФ, на законную защиту могут рассчитывать обладатели знаков, зарегистрированных в нашем Патентном ведомстве.

Таким же правом располагают ТЗ, включённые в международные договоры, подписанные РФ. Притом, согласно ст. 1507 IV части ГК РФ, резиденты нашей страны обладают правом обратиться за регистрацией ТЗ в любой стране за рубежом или в международные органы. Первым шагом для осуществления задуманного, является заявка, поданная в ФИПС.
Важную роль в регистрации ТЗ способны сыграть международные договоры и системы региональной регистрации, позволяющие несколько упростить соответствующие процедуры. Притом, существует возможность зарегистрировать ТЗ, как в отдельной стране, так и на территориях, не принадлежащих конкретным государствам. В этом качестве стоит упомянуть таможенные территории, управление которыми ложится на соответствующие административные структуры, дающие возможность выполнения процедуры регистрации ТЗ. В этом плане стоит вспомнить про Гонконг, где система регистрации ТЗ заметно отличается от действующей в КНР.

Охрана ТЗ: способы осуществления

При наличии охранного документа на ТЗ, у законного владельца есть все возможности для пресечения несанкционированных действий конкурентов.

Подобное право регламентируется Законом "О товарных знаках и знаках обслуживания". По поводу несанкционированного использования, грядут санкции административного, гражданского и уголовного характера (ст. 14.10. КоАП РФ , 1515 ГК РФ и 180 УК РФ).

Оспорить чужой ТЗ можно только по представлению доказательств относительно совпадения с собственным вариантом.
Кроме того, в некоторых странах можно рассчитывать на защиту даже ТЗ, не прошедшего процедуру регистрации в Патентном ведомстве. В этом случае, говорить о надёжности приходится только с получением должного уровня известности. Но так как заслужить репутацию удастся не так скоро, как хотелось бы, то достаточно долгое время знак будет особенно уязвимым.

Желая зарегистрировать свой товарный знак, предприниматель может столкнуться с тем, что схожее обозначение в отношении однородных товаров уже зарегистрировано другим лицом. А это, напомним, является основанием для отказа в предоставлении товарному знаку правовой защиты (). Никто не мешает предпринимателю зарегистрировать иное оригинальное обозначение, но, как правило, интерес заключается в регистрации именно этого товарного знака. Проблема может быть решена, если исключительное право конкурента на спорное обозначение будет прекращено досрочно вследствие неиспользования товарного знака (). Подобную возможность законодатель рассматривает как антимонопольный инструмент защиты от недобросовестной конкуренции, выраженной в приобретении и неиспользовании товарного знака ( , ).

Однако правовая охрана товарного знака в данном случае может быть прекращена досрочно только при одновременном наличии следующих условий:

• заявитель заинтересован в досрочном прекращении его правовой охраны;
• правообладатель не использовал спорное обозначение непрерывно в течение трех лет.

По общему правилу, заинтересованность должен подтвердить сам заявитель. Так, заинтересованным лицом может считаться лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак. Это, например, производители однородных товаров, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подав заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения ().

А вот доказать факт использования товарного знака обязан правообладатель (). Причем учитывается не любое использование товарного знака, а лишь совершение действий, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот ( , утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г.; далее – Обзор). Такими действиями могут считаться размещение товарного знака на этикетках или упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках либо хранятся или перевозятся с этой целью и т. д. ().

МНЕНИЕ

Алексей Федоряка, руководитель департамента промышленной собственности патентно-адвокатского бюро "Гардиум":

При этом нередко на практике встречаются случаи так называемого символического использования товарного знака с одной лишь целью сохранить право предпринимателя на обозначение. В минувшем году СИП рассмотрел сразу несколько споров, в которых исследовал этот вопрос. Рассмотрим их подробнее.

При оценке доказательств реального использования спорного обозначения подлежат установлению в том числе показатели объема продукции

Общество "Г", производящее профессиональную автохимию, обратилось в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего компании "Н" товарного знака "L" в отношении товаров , сославшись на то, что оспариваемое обозначение не использовалось в течение трех лет.

Факт использования товарного знака компания подтвердила, представив в том числе товарные накладные о поставке трем физическим лицам шести образцов средства для мытья деревянных поверхностей "L".

Для составления искового заявления о защите прав на использование товарного знака и взыскании компенсации воспользуйтесь "Конструктором правовых документов" в интернет-версии системы ГАРАНТ. Получите полный доступ на 3 дня бесплатно!

Тем не менее, суд счел, что это не может являться основанием для подтверждения факта использования товарного знака. СИП пояснил, что при оценке доказательств реального использования спорного обозначения подлежит установлению совокупность обстоятельств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции, в том числе показатели объема такой продукции. Например, если речь идет о дорогостоящей (эксклюзивной) продукции, низкий уровень товарооборота в совокупности с иными доказательствами может быть признан достаточным подтверждением использования спорного обозначения. Тогда как такой же объем товарооборота менее дорогостоящей продукции в силу своих качеств (стоимость, распространенность, принадлежность к предметам каждодневного использования и др.) не может свидетельствовать о том, что указанная продукция подтверждает добросовестное использование правообладателем своего товарного знака.

Произведенный объем продукции бытового назначения в количестве шести экземпляров за восьмилетний период действия товарного знака и его введение в оборот путем передачи таких образцов товара трем физическим лицам не позволяет сделать вывод о достаточности доказательств использования ответчиком спорного обозначения, заключил суд ().

МНЕНИЕ

Игорь Моцный, патентный поверенный, арбитр Центра по рассмотрению доменных споров при Чешском Арбитражном Суде:

"Товарные знаки, которые не используются правообладателями, не выполняют своей основной экономической функции (индивидуализация товаров, работ, услуг), создают препятствия для осуществления законной предпринимательской деятельности третьими лицами. Более того, их дальнейшее действие противоречит общественным и государственным интересам, так как под этим знаками не производится и (или) не реализуется продукция, а значит в бюджет не поступают обязательные платежи".

Небольшой объем вводимых в гражданский оборот товаров не может безусловно свидетельствовать о символическом использовании товарного знака

Компания "П" обратилась в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего обществу "С" товарного знака в отношении товаров "пистолеты распылители; пульверизаторы и разбрызгиватели для инсектицидов; устройства для уничтожения вредителей растений", поскольку он, по мнению заявителя, не использовался правообладателем более трех лет.

Общество настаивало на том, что использовало спорное обозначение и представило в подтверждение этого факта договоры поставки товара, товарные накладные, акты, рекламные материалы на продукцию, фотографии торгового зала магазина и др. Однако компания назвала использование ответчиком товарного знака символическим ввиду незначительного количества товаров, указанных в товарных накладных.

СИП, однако, с мнением истца не согласился, подчеркнув, что сам по себе небольшой объем вводимых в гражданский оборот товаров не может безусловно свидетельствовать о том, что единственной целью правообладателя являлось сохранение права на товарный знак. Такой вывод может быть сделан только при наличии совокупности доказательств, свидетельствующих о создании правообладателем видимости введения товаров в гражданский оборот. Примененные обществом способы введения товаров в гражданский оборот являются стандартными и не выходят за рамки обычного делового оборота, указал суд.

Из совокупности представленных ответчиком доказательств СИП усмотрел, что поставка товаров по товарным накладным являлась лишь частью предпринимательской деятельности общества по поставке товаров, осуществляемой на систематической основе, и счел факт использования товарного знака доказанным ().

Поставка продукции между аффилированными лицами в небольших объемах может рассматриваться как введение товара в гражданский оборот

Общество "Т", имея намерение использовать обозначение "К" для маркировки плодовых вин и считая, что компания "А" не использует свой товарный знак в течение трех лет, обратилось в суд с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака в отношении товаров "алкогольные напитки (за исключением пива)".

В подтверждение факта использования спорного товарного знака компания представила договор поставки между обществами "Р" и "В", лицензию на производство, хранение и поставку вина, справку о произведенной обществом "Р" продукции под спорным товарным знаком, фотографии бутылки сливового вина "К", товарные накладные и т. д.

При этом согласно представленным в материалы дела выпискам из ЕГРЮЛ участником общества "В" с долей участия 99% является общество "Э", генеральным директором которого и участником с долей участия 99% выступает А., генеральный директор и единственный участник общества "А". Следовательно, поставка продукции осуществлялась между аффилированными юридическими лицами. А это с учетом небольшого объема поставленной продукции не может рассматриваться как введение товара в гражданский оборот, счел истец.

Суд, в свою очередь, занял иную позицию, указав что наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений позволяет предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. Более того, при наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц, оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом. Тем самым тот факт, что спорный товарный знак использовался по согласию и под контролем ответчика аффилированным с ним лицом является надлежащим использованием товарного знака.

Что касается незначительного количества реализованной продукции, суд отметил, что переданные по товарной накладной товары являются лишь частью большой партии товаров, переданной на реализацию. Примененные ответчиком способы введения товаров в гражданский оборот не выходят за рамки обычного делового оборота. Таким образом, судьи не усмотрели оснований для вывода о том, что использование спорного товарного знака носило символический характер ().

Приобретение правообладателем продукции у третьих лиц само по себе не является использованием товарного знака

Иностранная компания "V" обратилась в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего обществу "Р" товарного знака "R" в отношении товаров "транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху" вследствие его неиспользования.

В качестве доказательств использования спорного обозначения общество представило в том числе договор купли-продажи самолета "R" и договор с обществом "П" на изготовление маркированных прицепов для легковых автомобилей.

Суд пояснил, что договор купли-продажи самолета подтверждает факт использования ответчиком товарного знака, но акт приема-передачи товара был оформлен 4 октября 2016 года, то есть уже за пределами срока доказывания факта использования спорного обозначения (с 12 февраля 2013 года по 11 февраля 2016 года).

Кроме того, СИП отметил, что согласно договору ответчика с обществом "П", последнее обязалось изготовить и передать в его собственность автомобильные прицепы, в обязательном порядке маркированные спорным товарным знаком. А приобретение правообладателем продукции у третьих лиц само по себе не является использованием товарного знака – для этого необходимо последующее введение этой продукции в гражданский оборот. А этого, подчеркнул суд, ответчик не доказал.

Таким образом, СИП пришел к выводу о символическом использовании ответчиком спорного товарного знака, что и стало основанием для досрочного прекращения правовой охраны спорного обозначения ().

Экспертное мнение

Формирующуюся СИПом практику эксперты сочли важной, вместе с тем отдельно отметив вопросы, требующие особого внимания и последующей корректировки.

МНЕНИЕ

Анастасия Расторгуева, партнер Коллегии адвокатов города Москвы "Барщевский и Партнеры":

"В анализируемых актах суд приходит к ряду интересных и важных выводов, напрямую не вытекающих из правовых норм, что говорит о выполнении судом своей важной роли – толковании норм права. Вывод об установлении совокупности обстоятельств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции выглядит очень разумным, а вот приведенный пример с объемом продукции кажется спорным и дающим слишком широкий коридор для судебного усмотрения".

Игорь Моцный убежден, что реально используемые товарные знаки должны продолжать действовать и сохранять свою силу независимо от интенсивности их использования и объемов продаж товаров или оказанных услуг: "Не все предприниматели одинаково успешны в своей деятельности и далеко не каждая предпринимательская деятельность приносит быструю и большую прибыль. Суды могут и должны сформировать критерии, которые позволят максимально четко провести границу между настоящим использованием и использованием символическим".

МНЕНИЕ

Анатолий Семёнов, представитель Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интеллектуальной собственности:

"Безусловно, важно сформировать стандарт доказывания подлинного использования товарного знака для целей устранения ошибок правоприменения. Пока, к сожалению, следует признать, что судебная практика СИП крайне непоследовательна в отношении критерия количественной достаточности и полностью отрицает очевидную для практики Европейского союза неприемлемость описательного использования для целей подтверждения подлинного использования, почему-то относя доводы об описательности к административной процедуре в Роспатенте и отказываясь рассматривать их в судебном порядке.

Тем не менее, ничто не стоит на месте и вполне вероятно, что после ожидаемой правовой позиции КС РФ по жалобе общества "П" в отношении существа права на товарный знак [Конституционное дело № 6182/15-01/2017, № 5898/15-01/2017 о проверке конституционности положений , в связи с жалобой общества "П", рассмотренное в публичном слушании 14 декабря 2017 года . – Ред .] и неизбежного обновления кадрового состава СИП после грядущего переназначения судей в связи с истечением полномочий в конце 2018 – начале 2019 годов ситуация с восприятием общепризнанных принципов международного права заметно улучшится".

Специалисты также рассказали читателям портала ГАРАНТ.РУ, каким образом правообладатель может минимизировать риски утраты прав на свой товарный знак.

МНЕНИЕ

Виталий Тукманов, руководитель проектов патентно-адвокатского бюро "Гардиум":

"Правообладателю необходимо представлять как можно больше доказательств, подтверждающих введение в гражданский оборот товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком. Желательно представлять документы о реализации большого объема товаров в адрес разных покупателей. В ситуациях, когда товарный знак активно не используется, правообладатель в целях сохранения правовой охраны обозначения должен обеспечить доведение до конечного потребителя своей продукции, маркированной товарным знаком. Объем реализации может быть небольшим, но, по крайней мере, иметь сколь-либо систематический характер".

Игорь Моцный советует правообладателям обращать внимание на следующие обстоятельства:

• имеет ли использование товарного знака определенную экономическую логику и выгоду, кроме защиты от досрочного прекращения его правовой охраны;
• используется ли товарный знак для своей основной цели – индивидуализации товаров, работ, услуг;
• каковы объем и способы использования товарного знака. "Возможно, имело место небольшое по объему производство товара, но при этом товарный знак также использовался в рекламе, предложениях к продаже, на документации, в Интернете и т. п. Все способы использования должны учитываться в совокупности с иными обстоятельствами конкретного дела", – указал эксперт;
• имело ли место использование товарного знака в гражданском обороте (т. е. реализация товара или предложение услуг для неограниченного круга лиц);
• каковы временной период, частота и регулярность использования обозначения. Например, использование товарного знака, пусть и небольшое по объему, но в течение устойчивого и довольно длительного периода времени, может, по мнению Моцного, считаться реальным использованием товарного знака;
• в отношении каких конкретных товаров и услуг охраняется товарный знак. "В современных условиях все большее значение имеет деятельность, осуществляемая через Интернет, когда доказательств наличия физического товара все меньше и меньше. В частности, МКТУ признает такой товар как "загружаемое программное обеспечение", при этом речь идет о программном обеспечении, которое не реализуется в привычном виде на носителях, а загружается пользователем непосредственно на свое устройство (компьютер, мобильное устройство и т. п). В таком случае сложно представить традиционные доказательства производства товара, так как сам товар нематериален, но это не означает, что применительно к нему товарный знак не используется", – пояснил он.

Как считает Анастасия Расторгуева, с учетом формирующейся позиции СИП количество удовлетворяемых заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака возрастет. "Очевидно, что позиции, закрепленные в рассмотренных постановлениях, в скором времени будут восприняты нижестоящей инстанцией, чему должно способствовать и то обстоятельство, что дела, связанные с досрочным прекращением правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в первой инстанции также рассматривает СИП", – поддержал Виталий Тукманов. А вот Игорь Моцный, с одной стороны, считает, что подход СИПа не должен существенно повлиять на существующую практику, поскольку суд лишь трактовал символическое использование товарных знаков с учетом ранее выраженной позиции ВС РФ (). Но с другой стороны, эксперт все же полагает, что в новых судебных актах будет продолжено дальнейшее толкование понятия символического использования товарного знака.

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак, это абсолютное имущественное право, возникающее на основании государственной регистрации и включающее комплекс прав разрешительного и запретительного характера.
Это определение основано на том, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
Пункт 2 ст. 1484 ГК РФ устанавливает, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:
- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже (т.е. предпринимаются любые конкретные действия, направленные на реализацию товара, на котором использован товарный знак, однако при этом сама реализация отсутствует), продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
- при выполнении работ, оказании услуг;
- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот (т.е. использование товарного знака любым не противоречащим закону способом);
- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Под доменным именем понимается любое слово, зарегистрированное в качестве адреса компьютера в Интернете. Доменные имена заменяют цифровые адреса, которые присваиваются любому компьютеру пользователя Интернета. По существу, их можно рассматривать как адреса доступа к информации, представленной владельцем адреса. При этом сами доменные имена не являются объектами интеллектуальной собственности.
В п. 3 ст. 1484 ГК РФ особо подчеркивается, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Согласно ст. 1485 ГК РФ правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы "R" или латинской буквы "R" в окружности (R) либо словесного обозначения "товарный знак" или "зарегистрированный товарный знак" и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации.
Латинская буква "R" - аббревиатура английского слова "registered", т.е. зарегистрировано. Таким образом правообладатель предупреждает о наличии зарегистрированного права на данное обозначение.
Необходимо отметить, что использование знака охраны товарного знака является правом, но не обязанностью правообладателя. Отсутствие знака охраны товарного знака не лишает товарный знак правовой охраны, а его правообладателя - соответствующих прав. Знак охраны товарного знака свидетельствует лишь о том, что проставившее этот знак лицо считает себя владельцем прав на товарный знак. Подтверждением наличия у лица исключительного права на товарный знак является не знак охраны, а свидетельство о государственной регистрации товарного знака.
Согласно п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.
В п. 2 ст. 1486 ГК РФ приводится определение использования товарного знака, под которым признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. При этом в п. 3 ст. 1486 ГК РФ особо подчеркивается, что бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.
При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. Согласно п. 4 ст. 1486 ГК РФ прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.
Согласно п. 1 ст. 1487 ГК РФ права на на товарный знак могут быть «исчерпаны». Сущность исчерпания прав правообладателя на товарный знак состоит в том, что правообладатель, дав согласие на введение в гражданский оборот на территории РФ товаров с использованием принадлежащего ему товарного знака, не может впоследствии запретить использование указанных товаров третьими лицами (например, при перепродаже товаров). Таким образом, согласие правообладателя на введение в гражданский оборот указанных объектов необходимо получить только один раз. Во всех последующих сделках этого делать не надо.
Согласно нормам ст. 1488 ГК РФ правообладатель может передать исключительные права на товарный знак по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак.
По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права.
Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак является двухсторонним, возмездным, реальным ("передает свое исключительное право") или консенсуальным (обязуется передать). Сторонами договора являются - с одной стороны - правообладатель, с другой стороны - приобретатель исключительного права.
Предметом данного договора выступают исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, которое правообладатель переуступает приобретателю.
Срок договора ограничен пределами сроков действия исключительного права на соответствующий товарный знак, установленных законом.
Цена договора определяется соглашением сторон. При отсутствии в договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются.
Заключается данный договор в простой письменной форме, в противном случае договор является недействительным, исключительное право считается не переданным.
Права и обязанности сторон:
- правообладатель передает или обязуется передать свое исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне; следовательно, первоначальный владелец исключительного права на товарный знак полностью лишается права на его использование, распоряжения им, права по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам его использование;
- приобретатель исключительного права обязан принять в установленный договором срок и уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
Согласно п. 2 ст. 1488 ГК РФ установлен запрет на отчуждение исключительного права на товарный знак по договору, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.
Уступка товарного знака может рассматривается как вводящая в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя в случаях, когда товарный знак содержит:
- обозначение, представляющее собой государственный герб, флаг или эмблему;
- официальное название государства, эмблему, сокращенное или полное наименование международной межправительственной организации;
- официальное контрольное, гарантийное или пробирное клеймо, печать, награду и другой знак отличия или сходное с ними до степени смешения, которое было включено как неохраняемый элемент на основании согласия соответствующего компетентного органа или его правообладателя, если товарный знак уступается лицу, которому такое согласие не предоставлено;
- обозначение, указывающее на место производства или сбыта товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, находящемуся в другом географическом объекте;
- обозначение, воспроизводящее официальное наименование и изображение особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях, фондах, если товарный знак уступается лицу, не имеющему согласия собственника;
- обозначение, зарегистрированное в качестве наименования места происхождения товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, не являющемуся обладателем свидетельства на право пользования этим наименованием места происхождения товара.
Уступка товарного знака может рассматриваться как вводящая в заблуждение, когда она также осуществляется в отношении:
- части товаров, являющихся однородными с товарами, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак;
- товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным;
- товарного знака, воспроизводящего промышленный образец, право на который принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющий за собой право на промышленный образец;
- товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или его часть), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование.
В том случае, если в результате уступки товарного знака, который ассоциировался с товарами высокого качества, будут маркироваться низкокачественные товары, то права потребителей в данном случае будут нарушены.
Согласно ст. 1489 ГК РФ правообладатель может предоставить права по использованию товарного знака на основании лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака.
Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака является двухсторонним, реальным ("предоставляет право использования товарного знака") или консенсуальным (обязуется предоставить). Лицензионные договоры являются возмездными, за исключением случаев приобретения исключительных прав без цели коммерческого использования и без права предоставления другим лицам.
В п. 3 ст. 1489 ГК РФ закреплено правило, согласно которому предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана, допускается только при наличии у лицензиата исключительного права пользования таким наименованием.
Сторонами договора являются - с одной стороны - лицензиар (обладатель исключительного права на товарный знак), с другой стороны - лицензиат.
Предметом лицензионного договора о предоставлении товарного знака является право использования товарного знака.
Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на соответствующий товарный знак. В случае, когда в лицензионном договоре о предоставлении права использования товарного знака срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
Что касается территории, на которой допускается использование товарного знака, то она может быть указана в лицензионном договоре о предоставлении права использования объекта смежных прав, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности. Если территория, на которой допускается использование товарного знака, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.
Цена договора определяется соглашением сторон. При отсутствии в лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются.
Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака заключается письменной форме, несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.
Права и обязанности сторон:
- лицензиар обязан предоставить лицензиату право использования соответствующего товарного знака в установленных договором пределах;
- лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением условия соответствия качества производимых или реализуемых им товаров, на которых лицензиат помещает лицензионный товарный знак;
- лицензиат обязан принять в установленный договором срок и уплатить лицензиару предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
- лицензиат может использовать переданный ему по лицензионному договору товарный знак только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены договором. Право использования товарного знака, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату;
- лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром.
- по требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.
Согласно ст. 1490 ГК РФ договоры о распоряжении исключительным правом на товарный знак подлежат государственной регистрации в Роспатенте.